Ajustement de la durée de protection d’une invention par brevet aux Etats Unis « Patent term adjusment »

Aux Etats Unis, la durée de protection d’une invention par brevet peut être prolongée au-delà de la durée de base de protection, ceci en fonction de la longueur de l’instruction de la demande de brevet auprès de l’USPTO. Il s’agit du « patent term adjustment ».

Durée de base de la protection d’une invention par brevet

Aux Etats Unis, les brevets américains basés sur des demandes de brevet en instance le 08 juin 1995 bénéficient d’une durée de protection de 17 ans à compter de la délivrance du brevet ou de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande non provisionnelle aux Etats Unis ou de la demande internationale de brevet PCT désignant les Etats Unis. On retiendra le délai le plus long.

Pour les brevets américains basés sur des demandes de brevet déposées après le 08 juin 1995, la durée de protection est de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande non provisionnelle aux Etats Unis ou de la demande internationale de brevet PCT désignant les Etats Unis.

Principe

Une célèbre industrie pharmaceutique gagne plus de 20 millions de dollars par jour aux Etats Unis en commercialisant ses médicaments. Aussi, chaque jour de protection d’une invention par brevet compte.

Or, la durée d’instruction d’une demande de brevet auprès de l’USPTO est variable.

Il en résulte que l’allongement de la durée d’instruction d’une demande de brevet auprès de l’USPTO raccourcirait d’autant la durée de protection de l’invention par le brevet délivré.

L’USPTO a, donc, estimé que, si l’examen d’une demande de brevet a pris plus de temps qu’une durée standard, le titulaire n’avait pas à être lésé par la durée de cet examen et devait pouvoir bénéficier d’une prolongation de la durée de base de la protection de son invention par brevet.

Quels sont les titres concernés par le « Patent term adjustment »

Peuvent bénéficier du « patent term ajustment » : les brevets d’utilité (« utility patent ») et les brevets de plantes (« plant patent ») délivrés et basés sur des demandes de brevets aux Etats Unis (ou des demandes internationales de brevet PCT désignant les Etats Unis) déposées le 29 mai 2000 ou plus tard.

Ne peuvent pas bénéficier du « patent term ajustment » : les brevets dont la demande a été déposée après le 08 juin 1995 et avant le 29 mai 2000 et les brevets de design (« design patent »).

Calcul du « Patent term adjustement »

La formule de calcul du « Patent term adjustment » est complexe et tient compte, notamment:

– de la date de dépôt de la demande de brevet aux Etats Unis (ou de l’entrée en phase nationale américaine pour une demande PCT) ;

– de la date à laquelle chaque lettre officielle  (« office action ») a été envoyée par l’USPTO en comparaison avec un délai standard pour l’émission d’une telle lettre officielle ;

– du délai de réponse du titulaire à une telle lettre officielle de l’USPTO ;

– du délai dans lequel l’USPTO répond à une réponse du titulaire ;

– de la durée de la procédure d’instruction de la demande de brevet aux Etats Unis…

Attention, la durée du « patent term adjustment » peut être réduite, notamment si le titulaire :

– n’engage pas des efforts raisonnables pour conclure la procédure ;

– ne répond pas à une lettre officielle dans les 3 mois de son émission par l’USPTO ;

– tarde à répondre à une lettre officielle de l’USPTO ;

– a demandé une extension de délai pour répondre à une lettre officielle…

Démarches à accomplir pour bénéficier du « Patent term adjustment »

Aucune !

Un calcul préliminaire du « patent term adjustment » est fourni automatiquement par l’USPTO lors de la transmission de la notification de délivrance (préalable à la délivrance du brevet).

Cependant, la notification officielle de ce « patent term adjustment » est le « patent term adjustment » indiqué sur le brevet.

Recours contre un « patent term adjustment »

L’USPTO met à disposition, en ligne, un logiciel de calcul du « patent term adjustment ».

En cas de désaccord du titulaire sur le « patent term adjustment » accordé par l’USPTO, il peut demander une reconsidération de ce « patent term adjustment » (dans un délai de 2 mois à compter de la délivrance).

Information des tiers

Les tiers sont informés du « patent term adjustment » par une mention sur la page de garde du fascicule du brevet délivré (« the term of this patent is extended or adjusted under 35 USC 154(b) by XXX days”).

©Cabinet Bleger-Rhein-Poupon 2018

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