Le 10 Janvier dernier a été publié, au Journal Officiel, le décret n°2020-15 du 8 Janvier 2020, relatif notamment à la transformation d’une demande de certificat d’utilité en demande de brevet d’invention, en application de la loi dite « PACTE » (« Plan d’Action pour la Croissance et Transformation des Entreprises ») du 22 Mai 2019 (promulguée le 23 Mai), et plus particulièrement de l’article 118 de cette loi.
Les dispositions de ce décret relatives aux certificats d’utilité sont entrées en vigueur au lendemain de sa publication, soit le 11 Janvier 2020.
Le certificat d’utilité français, délivré par l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), est souvent qualifié de « petit brevet ». La validité de ce titre est toutefois soumise au respect d’exigences équivalentes à celles requises pour l’obtention d’un brevet d’invention français, à savoir la nouveauté, l’activité inventive et la possibilité d’application industrielle de l’invention à caractère technique que le titre cherche à protéger.
Jusqu’à présent, les différences les plus notables entre le certificat d’utilité et le brevet d’invention étaient la durée de validité maximale (6 ans pour le premier contre 20 ans pour le second), l’absence d’établissement d’un rapport de recherche dans la procédure de délivrance du certificat d’utilité, contrairement au brevet, et l’impossibilité de transformer une demande de certificat d’utilité après son dépôt en demande de brevet, l’inverse étant autorisé dans un certain délai (18 mois à compter du dépôt d’une demande de brevet).
Avec l’entrée en vigueur des dispositions du décret précité, la durée de validité d’un certificat d’utilité français est allongée pour être portée à 10 ans, avec l’objectif notamment d’aligner cette durée avec celle d’un modèle d’utilité allemand (« Gebrauchsmuster ») ou chinois. L’alinéa 2 de l’article L611-2 du Code de la Propriété Intellectuelle a été modifié en ce sens.
Il convient de noter que l’allongement de durée de protection s’applique à tous les certificats d’utilité qui ont moins de 6 ans révolus le 10 janvier 2020, jour de la publication du décret. Ce dernier prévoit une période transitoire afin que les titulaires de certificats d’utilité qui sont dans leur 6ème année à compter du dépôt puissent acquitter l’annuité relative à la 7ème année arrivant à échéance fin janvier, fin février, fin mars et fin avril, jusqu’au 11 Mai prochain sans surtaxe.
Par ailleurs, les dispositions règlementaires du Code ont été modifiées afin de permettre aux déposants d’une demande de certificat d’utilité de la transformer en une demande de brevet. Une telle possibilité est introduite pour les demandes de certificats d’utilité qui sont déposées à compter du 11 Janvier 2020.
La requête écrite en transformation de la demande de certificat d’utilité en demande de brevet doit être formulée avant le début des préparatifs techniques entrepris à l’INPI en vue de la publication de la demande de certificat d’utilité, une telle publication ayant lieu, comme pour un brevet, dans un délai de 18 mois suivant le dépôt de ladite demande ou d’une priorité éventuellement revendiquée.
Dans les Directives de l’INPI relatives à la délivrance des brevets et des certificats d’utilité, le début des préparatifs techniques est fixé à 6 semaines avant la publication de la demande de certificat d’utilité. Ainsi, en pratique, il conviendra d’effectuer les formalités de transformation en demande de brevet dans un délai d’environ 16 mois à compter du dépôt du certificat d’utilité (ou de la priorité qu’il revendique).
A noter également que, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception, par l’INPI, de la requête en transformation du certificat d’utilité en brevet, il conviendra d’acquitter la redevance officielle d’établissement du rapport de recherche.
D’un point de vue stratégique, pour les déposants, le dépôt d’une demande de certificat d’utilité auprès de l’INPI est indiqué pour la protection d’une invention à caractère technique présentant une durée de vie courte, ou dont la maturité et/ou l’intérêt économique n’est (ou ne sont) pas encore suffisamment établi(e)(s) pour avoir l’assurance qu’un dépôt de brevet est pertinent.
Le passage d’une durée de protection du certificat d’utilité à 10 ans vise à rendre plus attractif un titre jusqu’à présent souvent délaissé au profit du brevet.
Ce renforcement d’attractivité du certificat d’utilité découlera aussi, très probablement, d’autres modifications introduites par la loi PACTE, en particulier la mise en place, dans la procédure de délivrance d’un brevet d’invention français, d’un examen de la condition d’activité inventive (qui fera l’objet d’un article dans une prochaine newsletter). En effet, jusqu’à présent, le critère de nouveauté suffisait pour qu’un brevet soit délivré par l’INPI, l’implication d’une activité inventive étant toutefois une condition nécessaire pour engager une action en contrefaçon ou pour prétendre à l’obtention d’un brevet européen.
Si l’examen de l’activité inventive est une disposition à saluer car elle permet d’accroître la sécurité juridique des brevets français, l’obtention d’un brevet français sur la seule exigence de nouveauté pouvait avoir du sens dans une perspective stratégique pour les entreprises. Celles-ci pourront alors se tourner vers le dépôt d’une demande de certificat d’utilité, ou vers la transformation, toujours possible, d’une demande de brevet en certificat d’utilité après réception d’un rapport de recherche peu favorable en termes d’activité inventive, pour satisfaire une dimension stratégique.
Leslie GIRAUD-GASNIER, Mandataire agréé près l’OEB
©Cabinet Bleger-Rhein-Poupon 2020
Entrée en vigueur des dispositions de la Loi PACTE relatives aux certificats d’utilité
